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[서일효 변리사의 특허 백과사전] 해외 특허출원을 위한 기업 담당자 체크리스트

2022-08-30
조회수 1295


특허는 권리를 획득한 국가 내에서만 효력이 발생하기 때문에, 발명에 대하여 해외에서 보호받기 위해서는 보호가 필요한 국가마다 별도로 특허를 확보해야 한다. 따라서 국내 특허를 확보하였다고 하더라도 이와 별도로 해외 특허를 확보하는 절차를 진행하는 것이 필요하다.


해외 특허가 익숙하지 않은 기업 담당자의 입장에서는 해외 특허출원을 진행하는 것이 부담이 될 수 있다. 기업 담당자의 이해를 높이고 고민 거리를 줄이기 위해 이번 칼럼을 준비하였다. 


체크리스트 1) 해외 특허출원이 필요한 상황인지 판단하기

해외 특허출원이 필요한 상황인가?


해외 특허출원을 위해서는 상당한 시간과 비용을 필요로 하기 때문에, 기업 담당자는 해외 특허출원이 꼭 필요한지 여부를 판단하는 것이 필요하다.


해외 특허출원은 해외에서 발명에 대한 권리를 확보하기 위한 작업이기 때문에, 기업 담당자는 해외에서 발명에 대한 권리 확보가 필요한 이유를 고민해봐야 한다. 예컨대, 기업의 해외 사업을 하고 있거나 해외 사업이 예정되어 있는 경우, 해외 사업을 염두에 두고 있지 않지만 해외에서 해당 발명과 관련한 수요가 있는 경우 등이 있을 수 있으며, 이 밖에 다양한 필요가 있을 수 있다.


기업에 따라서 기업의 사업 범위가 국내로 한정되어 있는 경우, 해당 기업은 해외 특허출원이 불필요한 상황일 수도 있다.


체크리스트 2) 해외 특허출원의 대상 선정하기

어떤 국내 특허를 해외 특허출원 할 것인가?


해당 기업이 해외 특허출원이 필요한 상황이라고 하면, 어떤 국내 특허에 대하여 해외 특허출원을 진행할 것이지 결정하는 것이 필요하다. 아직 국내 특허출원을 보유하고 있지 않은 기업의 경우에는 국내 특허출원에 대하여 먼저 고민하는 것이 필요하다. 본 칼럼에서는 국내 특허출원이 된 상황을 상정하여 논의를 진행한다.


국내 특허출원이 되어 있는 상황이라면, 해외 특허출원이 필요한 국내 특허출원은 무엇인지 확인을 해보아야 한다. 모든 국내 특허출원에 대하여 해외 특허출원을 진행하는 것도 하나의 방법이 될 수 있겠지만, 해외 특허출원에는 상당한 비용이 들기 때문에, 해외 특허출원의 필요성에 대하여 점검하는 과정은 필요하다.


[발명진흥회 직무발명보상규정 표준모델: 별표 1 발명평가기준]

발명진흥회 직무발명보상규정 표준모델의 발명평가기준을 참조하면, 기술성, 독창성, 경제적 가치, 독점성 및 기술의 수명 등을 기준으로 점수화하여 해외 특허출원 여부를 결정하는 방법론을 제시하고 있다. 기업의 상황에 따라 위 발명평가기준을 수정하여 해외 특허출원 여부를 판단할 때 사용하는 것도 가능하다. 


평가 항목은 다양해질 수 있겠지만, 궁극적으로 평가의 대상이 되는 국내 특허출원에 기재된 발명이 해외에서 보호받을 필요가 있는지 여부에 집중하는 것이 필요하다.


체크리스트 3) 해외 특허출원 진행 국가 또는 진행 방식 결정하기

어느 국가에 해외 특허출원을 진행할 것인가? PCT 출원을 진행할 것인가?


해외 특허출원을 위해서는 어느 국가에 해외 특허출원을 진행할 것인지 결정하는 것이 필요하며, 경우에 따라서 해외 특허출원을 유예하고 PCT 출원을 진행할 수도 있다.


(1) 해외 특허출원의 국가 선정 팁

기업 담당자가 해외 특허출원을 결정할 때 가장 고민이 되는 부분 중 하나가 어느 국가에 해외 특허출원을 할 것인지 여부이다. 해외 특허출원을 위한 국가 선정을 위해 아래 사항을 참조할 수 있다.


∙ 해외 사업을 진행하거나 해외 사업의 진행이 예정되어 있는 국가

∙ 경쟁사의 해외 특허출원이 진행된 국가

∙ 해외 특허출원을 진행할 때 가장 많이 고려되는 국가는 미국/유럽/중국/일본 등이며, 이외에 각 기업의 해외 사업 상황에 따라 권리 확보가 필요한 국가가 선정되어 해외 특허출원이 진행되고 있는 실정임


해외 특허출원을 위해서는 상당한 비용이 발생하기 때문에, 해외 특허출원의 수가 늘어나면 기업의 부담이 커질 수 있다. 따라서, 기업 담당자는 이러한 점을 염두에 두고 의사 결정을 하는 것이 필요하다.


(2) 해외 특허출원 / PCT 출원을 결정하기 위한 팁

해외 특허출원이 필요한 국가를 선정하여 해외 특허출원을 바로 진행할 수도 있지만, 경우에 따라서 해외 특허출원을 유예하고 PCT 출원을 진행할 수도 있다.


해외 특허출원을 할 것인지, PCT 출원을 할 것인지 여부를 결정하기 위해, 기업 담당자는 특허 중요도, 시장 예상 가능성(국가 선정 관련), 충분한 자금, 특허 등록 가능성 등 4가지 요소를 고려해볼 수 있다.


예컨대, 특허가 중요할수록, 시장이 예상되어 국가 선정이 손쉬울수록, 자금이 충분할수록, 특허 등록 가능성에 대한 확신이 있을수록 해외 특허출원을 바로 진행하는 것으로 의사 결정 할 수 있다. 반대로, 특허의 중요성 여부가 불분명할수록, 시장이 예상되지 않아 국가 선정이 어려울수록, 당장 자금이 여유롭지 않을수록, 특허 등록 가능성에 대한 확신이 없을수록 PCT 출원을 진행하는 것을 고려할 수 있다.



해외 특허출원을 위해서 위의 3가지 사항은 기업에서 결정이 되어야 하는 사항이다. 앞서 제시한 기준을 각 기업에 맞도록 적용하여 해외 특허출원 과정에서 합리적인 의사결정이 진행되기를 기원해본다.




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서일효 파트너 변리사는 서울대 전기공학부를 졸업하고 2009년 46기 변리사 시험에 합격했습니다. 국내 대기업의 국내외 특허출원 업무와 해외 대기업의 국내 특허출원 업무에 대한 경험을 가지고 있으며, 현재 중소기업의 특허출원 업무 및 특허 컨설팅 업무를 주로 진행하고 있습니다. 직무발명 컨설턴트로도 활동하고 있으며, 기술임치나 영업비밀과 같이 특허와 더불어 기업을 보호할 수 있는 제도에 대하여 관심이 많습니다.


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