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[서일효 변리사의 특허 백과사전] 특허결정서를 받으면, 비로소 보이는 것들

2023-07-25
조회수 2713




[특허청에서 발송하는 특허결정서]


특허청에서는 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없으면 특허결정을 하게 되며, 이에 따라 위와 같은 특허결정서(등록결정서)를 발송한다. 특허결정서를 받은 후 특허청에 특허료(등록료)를 납부하면 특허가 등록이 되고 특허증이 발행된다.


[특허결정서를 받은 후 특허료를 납부하면 발행되는 특허증]


즉, 특허결정서를 받은 후 특허료를 납부하면 특허가 등록되고, 특허 등록이 되면 특허권이 확정되어 특허에 대한 수정 등이 어려워지기 때문에, 특허결정서를 받은 이후 특허에 대하여 전략적으로 검토하고 이 기간을 활용하여 특허료를 납부하기 전에 필요한 절차를 수행하는 것이 필요하다.



1. 서지사항에 대한 검토

(1) 출원인에 대한 검토

특허출원은 특허가 등록되기 전 상태를 의미하며, 출원인은 해당 출원의 권리를 갖는 자이다. 특허결정서를 받은 후 특허료를 납부하여 특허가 등록되면, 출원인은 특허권자로 지위가 변경된다는 점에서, 출원인을 예비 특허권자로 볼 수 있다.


특허결정서를 받은 후, 기업에서는 출원인의 변경이 필요한 상황이 예상되는지 검토하는 것이 필요하고, 만약 출원인의 변경이 필요하다고 판단되면, 특허료를 납부하기 전에 출원인을 변경하는 것이 기업에 유리하다.


첫째로, 비용 측면에서 유리하다. 

특허가 등록되기 전에 출원인을 변경한다면, 특허가 등록된 후에 특허권자를 변경하는 것에 비해 상대적으로 낮은 비용으로 절차를 진행할 수 있다.


둘째로, 특허증의 활용 측면에서 유리하다.

기업에서는 발행되는 특허증을 증빙이나 홍보의 목적으로 활용하는데, 특허권자가 변경되면 다시 특허증을 발급받아야 하는 경우가 생긴다. 특허료를 납부하기 전에 출원인을 변경한다면, 특허권자를 변경하지 않아도 되기 때문에, 최초 발행되는 특허증을 지속적으로 활용 가능하다.


(2) 발명자에 대한 검토

특허결정서를 받은 후, 기업에서는 발명자의 변경이 필요한 상황인지 검토하는 것이 필요하고, 만약 발명자의 변경이 필요하다고 판단되면, 특허료를 납부하기 전에 발명자를 변경하는 것이 기업에 유리하다.


특허 등록 전에 발명자를 변경하는 경우에는 절차가 복잡하지 않지만, 특허 등록 후에 발명자를 변경하는 경우에는 등록 권리자로부터 확인을 받았다는 증빙이 필요하고, 발명자의 변경으로 인하여 제외되는 발명자로부터 확인을 받았다는 증빙이 필요하다.



2. 특허 내용에 대한 검토

(1) 권리범위(청구항)에 대한 검토

특허결정서를 받은 후, 기업에서는 청구항을 확인하여 권리범위에 대하여 검토하는 것이 필요하고, 각 상황에 따라 특허료를 납부하기 전에 후속 절차를 진행하는 것이 기업에 유리하다.


① 권리범위에 대한 조정이 필요한 경우

청구항을 검토하는 과정에서 권리범위에 대한 조정이 필요한 경우, 특허료를 납부하기 전에 재심사 청구를 통해 권리범위를 조정할 수 있다. 특히, 특허출원 이후 의견제출통지서를 받지 않고 특허결정서를 받은 경우에는 청구항을 조정하는 것이 필요할 수 있기 때문에, 재심사 청구를 활용할 수 있다.


② 추가적인 권리범위의 확보가 필요한 경우

청구항을 검토하는 과정에서 추가적인 권리범위의 확보가 필요한 경우, 특허료를 납부하기 전에 분할출원을 통해 추가적인 권리범위를 확보할 수 있다.


분할출원이란 하나의 특허출원(원출원)에  둘 이상의 발명이 포함되어 있는 경우 일부 발명을 별개의 특허출원으로 분리하여 새로 출원하는 것을 말한다(특허법 제52조, 실용신안법 제11조 참조). 분할출원은 원출원 중의 일부발명을 분할하여 새로운 특허출원을 하는 제도이므로, 분할출원을 하더라도 원출원은 소멸되지 않고 계속 존속하기 때문에, 분할출원을 하더라도 특허결정서를 받은 원출원이 특허 등록되는 것에는 문제가 없다.


③ 일부 청구항이 불필요한 경우

특허 등록 시 특허청에 납부하는 특허료는 청구항의 수에 비례하는데, 청구항을 검토하는 과정에서 일부 청구항이 불필요한 경우, 불필요한 일부 청구항을 포기함으로써 비용 절감을 할 수 있다.


(2) 권리범위 이외의 사항에 대한 검토

특허결정서를 받은 후, 기업에서는 청구항 이외의 사항에 대하여 검토하는 것이 필요하다. 예컨대, 발명의 명칭에 대한 수정 여부에 대한 검토, 오기나 불명료한 표현 등에 대한 검토를 진행하는 것이 필요하며, 이에 대한 수정이 필요한 경우 재심사 청구를 통해 특허 명세서에 대한 고도화를 진행할 수 있다.



3. 특허료 납부 시기에 대한 검토

특허는 접수일로부터 1년 6월의 시간이 지나면 특허 내용이 공개되도록 정해져 있으며, 접수일로부터 1년 6월까지의 기간은 특허 내용에 대한 비밀이 유지되는 블랙박스기간으로, 외부인이 특허 내용을 확인할 수 없다.


다만, 특허결정서를 받은 후 특허청에 특허료를 납부하면, 특허 등록이 되면서 등록된 특허 내용이 공개된다. 따라서, 우선심사 등을 통해 접수일로부터 1년 6월 이내에 특허결정서를 받은 경우, 기업에서는 특허료 납부 시기에 대하여 검토하는 것이 필요하다.


특허료를 납부하면 특허 내용이 공개되기 때문에, 특허 내용이 일찍 공개되더라도 특허 등록을 통해 권리행사하는 것이 기업에 유리한지, 아니면 특허 등록을 미루더라도 특허 내용에 대한 공개를 최대한 미루는 것이 유리한지 판단하는 것이 필요하다. 이 때, 특허료 납부를 미룰 때 가산료가 발생한다는 점과 특허료 납부를 미룰 수 있는 기간이 정해져 있다는 점이 고려되어야 한다.


이상과 같이 특허결정서를 받은 이후 특허에 대하여 전략적으로 검토하고 이 기간을 활용하여 특허료를 납부하기 전에 필요한 절차를 수행하는 것에 대하여 정리하였다. 다만, 기업에서 필요한 사항에 대하여 효율적인 검토를 진행하기는 쉽지 않은 사항이므로, 전문가와 상의하여 진행하는 방안을 제안한다.



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필자 소개

서일효 파트너 변리사는 서울대 전기공학부를 졸업하고 2009년 46기 변리사 시험에 합격했습니다. 국내 대기업의 국내외 특허출원 업무와 해외 대기업의 국내 특허출원 업무에 대한 경험을 가지고 있으며, 현재 중소기업의 특허출원 업무 및 특허 컨설팅 업무를 주로 진행하고 있습니다. 직무발명 컨설턴트로도 활동하고 있으며, 기술임치나 영업비밀과 같이 특허와 더불어 기업을 보호할 수 있는 제도에 대하여 관심이 많습니다.


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