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한국등록 특허를 이용한 해외 고속특허 확보 전략

2023-09-20
조회수 652



필자는 다양한 분야의 기업들과 사업계획에 부합하는 특허전략을 수립하고 있다. 기업에 따라 빠른 국내등록 특허 확보 뿐만 아니라 빠른 해외등록 특허 확보도 원하는 경우가 있다. 예를 들어, 의료기기 기업인 경우, 세계 최대 의료 시장이면서 플레이어가 가장 많은 미국의 등록특허를 빠르게 확보하기를 원하는 경우가 많다. 



<많은 기업들이 시장이 크고 경쟁사가 많은 미국특허를 빨리 확보하기를 원한다.>


한국에서는 일반심사 제도에 비해 빠르게 특허심사를 받을 수 있는 “우선심사" 제도를 이용할 수 있고, 더 빠른 특허등록이 필요한 경우에 우선심사를 진행하면서 예비심사 또는 일괄심사 제도를 함께 활용하여 초고속 특허등록을 받을 수 있다. “예비심사”는 우선심사 결정된 출원 중 고난이도 특허분류 또는 중소기업 PCT 다출원 특허분류에 해당하는 출원 건의 경우에 공식심사 전에 심사관과 직접 만나 사전 심사 결과를 제공받으면서 의견을 교환하는 제도이고, 이를 통해 심사관과의 의견교환 과정을 통해 특허등록 가능한 방향을 도출하여 빠르게 특허등록을 받을 수 있는 제도이다. “일괄심사”는 하나의 제품군 또는 동일한 사업에 관련된 2 이상의 특허·실용신안·상표·디자인 출원에 대하여 출원인이 원하는 시기에 맞추어 일괄적으로 심사하는 제도로, 우선심사신청을 함께 청구하는 경우에 빠른 시기에 한번에 등록을 확보할 수 있는 제도이다.


이와 같이 한국 특허청에서는 국내 출원인이 빠르게 특허 등록을 받을 수 있도록 여러가지 제도를 제공하고 있지만, 타 국가 특허청은 한국특허청과 같은 고속심사 제도를 제공하지 않는 경우가 많고 고속 심사제도가 있다고 하여도 외국인은 활용할 수 없는 제도인 경우도 있다.


그러나, 초고속으로 등록된 한국등록 특허를 활용해서 특허가 필요한 해외국가의 빠른 등록을 시도할 수 있는 제도가 있다. 이를 잘 활용하면 사업영역 방어와 투자유치/계약 등의 비즈니스를 위한 특허를 원하는 해외 국가에서도 고속으로 확보할 수 있다. 


최근 특허청에서, 인도네시아와도 특허 우선심사협력(PPH) 양해각서를 체결하였다고 발표하였는데, 이 제도가 초고속 한국 등록특허를 통해 해외특허의 고속 등록이 가능하게 해준다. “PPH(Patent Prosecution Highway; 특허심사 하이웨이) 제도”는 동일한 발명을 한국과 다른 나라에 출원한 경우에 하나의 국가에서 등록을 받으면 이를 상대국에 제출해 우선 심사받을 수 있도록 해주는 제도이다. 이번에 인도네시아와 체결하였지만 한국 기업들이 주로 비즈니스를 위해 특허 확보를 고려하는 대부분의 국가와 양해각서가 체결되어 있다. 즉, 한국과 함께 IP5 주요국가에 포함되는 미국, 유럽, 일본 및 중국 뿐만 아니라, 최근 한국기업의 진출이 많은 싱가포르, 베트남, 인도네시아, 필리핀(말레이시아는 시범운영 중)에서 PPH 제도를 활용할 수 있다.


따라서, 해외비즈니스를 진행함에 따라 특정 국가의 등록특허가 빠르게 필요한 경우에 다음과 같은 전략을 활용할 수 있다. 먼저, 해외출원의 시드(Seed)가 되는 한국특허출원을 앞서 언급된 우선심사 및 예비심사(예비심사 대상이 아닌 발명의 경우에는 일괄심사)를 활용하여 초고속으로 특허 등록을 확보한다. 그리고 권리 확보가 필요한 국가에 한국등록특허의 등록청구항과 동일한 청구항으로 출원을 진행하면서 PPH 신청을 하여 고속심사를 받는다. PPH제도는 양해각서가 맺어진 국가에서 등록된 청구항으로 신청되는 것이 요건이기 때문에 한국등록특허 청구항으로 바로 출원하거나 출원 이후에 한국 등록청구항과 같게 보정을 하는 것이 필요하다.


<PPH 제도의 활용 프로세스 - 특허청 제공>


한국에서 고속심사를 통해 처음 등록받은 청구항의 권리범위가 만족스럽지 않을 수 있는데, 분할출원을 통해 더 넓게 등록을 받은 청구항으로도 PPH 신청이 가능하다. 따라서, 다른 나라에서 고속으로 심사받기를 원하는 수준의 청구항으로 분할출원 제도와 예비심사 제도를 복합적으로 활용하여 한국등록특허를 확보한 후에 PPH를 신청하는 전략을 이용할 수 있다.


다만, PPH제도는 한국등록특허와 동일한 청구항 수준으로 신청을 하면 고속심사를 해주는 것이지 무조건 등록을 인정하여 주는 것은 아니다. 그렇지만 심사부담을 경감하기 위해 상대국 특허청이 이미 심사한 결과를 참고하므로 유리한 부분이 있을 수도 있고, 다른 국가 특허청에서도 한국특허청과 동일한 공지 문헌 범위를 바탕으로 등록가능성을 판단하기 때문에 아주 상이한 심사결과가 나오지는 않을 것이다.


초고속으로 확보된 한국 등록특허는 한국 내에서의 다각적인 활용 뿐만 아니라 고속 해외특허 등록 확보에 있어서도 활용 가능하다. 이러한 전략이 빠르게 해외비즈니스를 확장하고자 하는 기업에게 적절한 빠른 시점에 비즈니스 진행 국가에서의 특허도 등록되어 계획대로 비즈니스를 진행할 수 있도록 도움을 줄 것이다.



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필자 소개

정태균 파트너 변리사는 연세대학교 전기전자공학과를 졸업하고, 2011년 48기 변리사 시험에 합격했습니다. 앱비즈니스/핀테크/보안/인공지능 등의 IT 스타트업의 특허업무 뿐만 아니라, 비즈니스에 참여하고 있습니다. 국방부 육군 지식재산관리실에서 근무하면서 방위산업분야 지식재산권 업무 경험을 가지고 있습니다. 


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