차원과 깊이가 다른 BLT 콘텐츠

정보


BLT의 칼럼만 읽어도 기업의 성장 곡선이 달라집니다.

차원이 다른 BLT 콘텐츠와

#BLT고객 들의 성과를 직접 확인하세요.

가상공간에서의 상표권 보호

2022-09-05
조회수 2010


Metabirkins - Hermes 상표권 소송


Hermes가 올해 1월 14일 뉴욕 남부 연방지방법원에 소송을 제기했다.


Hermes Birkin 백의 FUZZY 이미지를 만들고, NFT를 발행하여 metabirkin.com의 웹사이트를 기반으로 마케팅 및 판매활동, MetaBirkins를 상표로 사용한 미국의 예술가, 메이슨 로스차일드를 대상으로 상표사용중단 및 손해배상을 청구한 것이 그 시작이다.

[https://metabirkins.com/ 캡쳐 이미지]

미국 로스앤젤레스에서 의류 매장을 운영하는 로스차일드는 2021년 11월경 ‘메타버스’와 ‘버킨’을 합성한 ‘메타버킨즈(MetaBirkins)’라는 명칭으로 도메인(metabirkin.com)을 등록하고 여러 소셜 네트워크 계정을 신설했다. 그 뒤 버킨백의 겉면을 모피 질감으로 표현한 디지털 아트작품에 대해 NFT를 발행하고 판매했는데 매출액이 올해 초 기준으로 110만달러를 넘어섰다. 

로스차일드는 “표현의 자유”가 허용되어야 한다며 Hermes의 소송에 대한 기각 신청서를 제출했다.

미국 헌법 제1조에 따른 “Fair Use”를 주장했으며, 특히 Andy Warhol의 Campbell Soup Cans 시리즈 작품과 같은 예술작품이라는 점을 자신이 MetaBirkins NFT 컬렉션을 계속 마케팅하고 홍보할 수 있어야 하는 이유로 언급했다. 

[Campbell’’s Soup Cans]

덧붙여 로스차일드는 ‘물리적인’ 상품의 출처에 대한 오인・혼동 만이 상표법의 제재 영역이라고 주장했는데, 미국 판례에 따르면 상표법에서 규율하는 상품의 출처는 ‘유형’ 상품에 대한 것이며 상품에 담긴 ‘발상, 개념’을 가리키는 것은 아니므로 NFT 에 대한 출처 혼동은 상표법의 규제 대상이 아니라는 것이 근거이다.


[출처: looksrare.org]

Hermes는 이에 대해, birkin은 자사의 식별력 높은 브랜드로 예술 작품의 제목이 아니라 사이트의 도메인 이름 및 NFT의 식별표지로 사용하였고, 자사가 NFT 시장에 진입하는데 방해 요인이 될 수도 있으며, 오인・혼동의 사례가 있었다는 점을 들어 반박했다. 실제로  Hermes 가 버킨백을 이용하여 NFT를 발행했다는 오보가 난 사례가 있다.


미국 법원은 로스차일드가 제출한 기각 신청을 지난 5월 기각, 소송 진행 중에 있다. 실제 세계에서의 지식재산권 소유자가 가상 공간에서의 콘텐츠 생성에 따라 일부 명칭이나 이미지가  사용되는 것을 제재할 방안에 대해서는 지식재산권 선진 5개국(한국, 미국, 유럽, 일본 중국)의 모임인 IP5가 주축이 되어 활발히 논의되고 있다.



특허청,  가상상품 심사처리 지침 마련


우리 특허청은  ‘가상상품 심사처리지침’을 마련해 7월 14일부터 시행 중이다. 

심사처리 지침에 따르면, 가상상품(Virtual Goods)과 관련하여 가상상품+기존 상품명칭, 구체적 현실상품의 가상상품 명칭을 상품명칭으로 인정하기로 했다. 종전에는 ‘의류가 포함된 컴퓨터 소프트웨어’를 상품으로 기재해야 했다면 이제 ‘가상의류’ 자체가 상품명칭으로 인정받게 된다.


가상상품의 단일 상품류 구분은 ‘컴퓨터 소프트웨어’를 분류하는 니스분류(국제상품분류) 009류의 단일 상품류로 분류한다.  가상상품의 세부 상품별 유사군 코드도 신설되었는데, (유사군 코드: 국내 실정에 맞게 상품을 분류하고 유사판단시 사용하는 기준이 되는 코드) 가상상품이 단일 유사군 코드로 부여되면 소수의 출원인에 의해 상표가 선점되어, 현실상품의 상표권자의 상표선택 범위가 좁아질 우려가 있다는 이유에서이다.



현실세계의 의류, 모자, 신발은 니스분류 025류에 속하는데 가상세계의 이들은 009류에 속하게 되고, 가상의류, 가상모자, 가상신발 각각에 세부 유사군코드를 부여하여 별도의 상품으로 분류한다고 이해하면 되겠다.


가상상품 ・ 가상상품 간 유사판단


가상상품은 사용실태상 일부 유사한 속성을 가지나(동일 플랫폼 상 이미지에서 함께 구현되는 등의), 수요자의 상품 출처 인식은 현실상품을 따르므로(화면에서의 신발은 신발로, 자동차는 자동차로 인식) 이를 반영하여 현실세계에서 비유사한 가상상품은 비유사로 추정하도록 했다.


가상상품 ・ 현실상품 간 유사판단


이 부분에 대해서는 매우 민감한 사항일 수 있는데, 예를들어 현실세계의 나이키가 가상공간에서도 나이키 상표권자인지의 문제이다. 이에 대해, 가상상품은 현실상품의 명칭과 주요 외관 등 일부를 포함하고 있으나 사용실태가 일치하지 않으므로 심결, 판결례 형성 전까지는 비유사로 추정하겠다고 정리되었다.


* 주지⋅저명한 상표 등은 가상상품과 현실상품 간의 출처의 오인⋅혼동 발생 우려가 있는 경우 제34조 제1항 제11호(혼동가능성) 및 제12호(수요자기만) 적용


올해 초 작성된 “NFT에 상표를 새긴다?” 칼럼 작성 당시, 국내에서 가상상품에 대한 취급에 대한 별도의 심사지침이 마련되지 않은 상황이었다.  NFT 의 경우 ‘디지털 자산’으로 니스분류 009류 - 기존 다운로드가능한 블록체인 기반 소프트웨어(SW) 기술로 분류되는 것이 자연스럽고, USPTO 에 출원된 내용을 기초하여 NFT 이외에도 ‘다운로드 가능한 가상상품, 시계, 보석이 포함된 컴퓨터 프로그램’은 물리적으로 SW 에 해당하므로 009류로 분류하는 것으로 확인, 이 부분에 대한 실제 세계에서와의 충돌 이슈에 대한 문제가 크게 인식되지는 않았다.


이번 심사지침에서 다룬 ‘가상상품'은 ‘가상상품을 포함한 컴퓨터프로그램'과는 다른 개념으로, 유사군코드도 다르게 취급되는 것으로 정리가 되어 의미가 있다.  ‘가상상품'과 ‘현실상품'을 비유사하다고 보는 것에는 많은 문제가 발생할 소지가 있는데  가상공간이 제2의 생태계로 더욱 부각된다면, 현실세계와의 경계가 불분명해질 수 있을 것인데 현실세계와 가상공간의 권리자가 달라지면서 엄청난 혼란이 생길 것으로 예상된다.  이에 심사지침에서도 실제 분쟁을 반영한 판결례 형성 “전까지만” 가상상품과 현실상품을 비유사로 “추정”하겠다는 다소 유보적 입장을 발표한 것이라고 해석된다.



가상세계에서 나의 권리가 사용된다?


맥도날드,스타벅스 간판이 가상세계에 걸리고 BMW 자동차가 가상세계에서 달리고 구찌 가방을 가상세계에서 들고 다닌다.  현재 심사지침에 따르면 현실세계의 권리자는 이에 대한 사용 권원을 가지거나, 타인에 의한 사용을 제재하기 위해서는 현실세계와는 ‘비유사'한 상품을 지정하여 상표권을 ‘다시' 등록받아야 한다.  더욱이 위에 나열한 주지⋅저명한 상표가 아닌 경우에는 가상세계에서도 내 권리를 지키기 위해서 필수적으로 상표권의 재 취득이 필요하다는 결론이다.  가상공간과 현실세계의 교통정리는 비단 지식재산권 만의 문제만은 아니다.  다양한 사례 경험과 관련 판결이 쌓이는 시간이 절실히 필요한 시점이다.



BLT 칼럼은 BLT 파트너변리사가 작성하며 매주 1회 뉴스레터를 통해 발행됩니다.

뉴스레터 구독신청


#에르메스 #버킨백 #메타버킨즈 #Hermes #MetaBirkins #NFT #상표권 #가상공간 #소송 #예술작품 #표현의자유 #가상상품 #유사판단 #현실상품 #디지털자산 #유사 #비유사 #등록 #분쟁 #추정 #IP5 #니스분류 #지정상품 #상표심사지침 #지정상품유사판단

본사) 서울특별시 서초구 법원로3길 25, 1층 (서초동, 태흥빌딩)

T : 02-514-0104     F : 070-4855-0102     

E : info@blt.kr


인천지사) 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165, 포스코타워 빌딩 26층 (스테이지나인 송도 포스코타워점)

T : 032-710-5104     F : 070-4855-0102     

E : info@blt.kr

ⓒ 2023. BLT Patent & Law Firm All Rights Reserved.

회사명: 특허법인 비엘티 | 대표자명: 유철현 | 사업자 등록번호: 752-86-01744

본사) 서울특별시 서초구 법원로3길 25, 1층 (서초동, 태흥빌딩)

T : 02-514-0104     F : 070-4855-0102     E : info@blt.kr

인천지사) 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165, 포스코타워 빌딩 26층 (스테이지나인 송도 포스코타워점)

T : 032-710-5104     F : 070-4855-0102     E : info@blt.kr


ⓒ 2023. BLT Patent & Law Firm All Rights Reserved.