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[서일효 변리사의 특허 백과사전] 특허 의견제출통지서 알고 넘어가기

2022-10-11
조회수 2355




[특허청에서 발송하는 의견제출통지서]

특허에 익숙하지 않은 출원인이 위와 같은 의견제출통지서를 받게 된다면, “거절”이라는 문구에 집중을 하게 될 것이고, 아래와 같은 생각을 하게 될 것이다.


‘특허가 거절이 되어서 이제 특허를 포기해야 하는 것인가’

‘특허 사무소에서 등록 가능성이 있다고 하여 특허를 진행했는데, 특허 사무소에서 일을 잘못 처리한 것이 아닌가’


실제로 일부 고객은 의견제출통지서에 대하여 오해를 하고 특허를 포기하겠다고 필자에게 연락을 하기도 하였다. 물론 필자가 고객에게 의견제출통지서에 대하여 충분히 설명을 하여 고객의 오해가 풀렸으며, 해당 특허는 잘 등록되어 현재도 유지되고 있다.


그렇다면 의견제출통지서는 왜 발송되는 것이고 어떤 내용을 담고 있는 건인가? 그리고 출원인은 의견제출통지서를 어떻게 이해하면 좋을까?


1. 의견제출통지서는 잠정적인 심사 결과에 대한 출원인의 의견을 듣기 위해 발송되는 서류이다. 


[특허출원 후 심사 흐름도(출처: 특허청 홈페이지)]


특허는 심사를 거쳐 등록에 이른다. 심사 흐름도에서 실체심사 단계를 거쳐야지 특허결정이 될 수 있다. 특허의 심사를 위해, 각각의 특허마다 특허청의 담당 심사관이 배정되고, 담당 심사관은 배정된 특허에 대하여 심사를 한다.


구체적으로, 담당 심사관은 해당 특허에 대한 등록요건을 심사한다. 만약 심사 대상인 특허가 등록요건을 모두 갖춘 것으로 판단되면 거절이유가 없어서 특허결정이 되겠지만, 해당 특허가 등록요건을 일부라도 갖추지 않으면 거절이유가 있는 것으로 판단된다.


거절이유가 있는 경우, 담당 심사관은 심사 결과를 자세하게 정리하여 의견제출통지서를 작성하게 되고, 해당 의견제출통지서가 출원인에게 전달된다.


다만, 의견제출통지서에 기재된 심사 결과는 담당 심사관의 잠정적인 심사 결과일 뿐, 최종적인 심사 결과는 아니다. 담당 심사관의 최종적인 심사 결과는 거절이유에 대한 출원인의 의견을 들은 후에 정해진다.


즉, 출원인은 의견제출통지서를 받은 후, 심사 결과에 대하여 답변이나 소명이 필요한 사항에 대하여 의견서 형태로 정리하여 담당 심사관에게 제출할 수 있으며, 담당 심사관은 출원인의 의견서를 고려하여 최종적인 심사 결과를 정하게 된다.


의견제출통지서의 마지막 쪽에는 담당 심사관의 소속부서, 성명, 그리고 연락 가능한 전화번호가 기재가 되어 있다. 따라서, 의견제출통지서에 기재된 내용에 대하여 전화를 통해 담당 심사관에게 문의할 수 있으며, 대전에 위치한 특허청에 방문하여 담당 심사관과 대면 상담하거나 정해진 영상면담 장소에서 담당 심사관과 영상 면담을 진행할 수도 있다.


따라서, 출원인은 의견제출통지서를 심사 과정에서 잠정적인 심사 결과에 대한 출원인의 의견을 듣기 위해 발송되는 서류로 이해하는 것이 필요하다.


2. 의견제출통지서는 특허가 등록되기 위해 거쳐야 하는 통과의례이다.


[1차 심사처리 결과(출처: 2021 지식재산통계연보)]


출원인과 특허 사무소 입장에서는 특허가 한번에 등록되는 것이 효율성에서 가장 이상적일 수 있지만, 통계적으로 볼 때 특허가 한번에 등록이 되는 경우가 많지는 않다.


특허청에서 발행한 2021 지식재산통계연보에 따르면, 2021년 1차 심사처리 결과로서 등록결정이 된 건은 전체 181,976건 중 12,900건에 불과하다. 기타 통지가 되거나 취하⋅포기된 건을 제외하고 1차 심사처리 결과로서 의견제출통지서가 발송된 건의 비율을 살펴보면 대략 93%정도이다.


100건 중 7건 정도의 특허만 한번에 등록이 되었고, 나머지 93건의 특허는 1차 심사처리 결과로서 의견제출통지서가 발행이 되었다.


따라서 출원인은 의견제출통지서를 특허가 등록되기 위해 거쳐야 하는 통과의례로 이해하고, 거절이유에 대응하는 과정에서 해당 특허를 더욱 단단하게 만들 수 있는 기회로 삼는 것이 필요하다.




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서일효 파트너 변리사는 서울대 전기공학부를 졸업하고 2009년 46기 변리사 시험에 합격했습니다. 국내 대기업의 국내외 특허출원 업무와 해외 대기업의 국내 특허출원 업무에 대한 경험을 가지고 있으며, 현재 중소기업의 특허출원 업무 및 특허 컨설팅 업무를 주로 진행하고 있습니다. 직무발명 컨설턴트로도 활동하고 있으며, 기술임치나 영업비밀과 같이 특허와 더불어 기업을 보호할 수 있는 제도에 대하여 관심이 많습니다.


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