바이오 기술 연구개발 성과물에 대한 보호 방안
특허 실무를 하다 보면 독점 배타적이고 강력한 특허권의 필요성에 의문이 생기는 경우가 종종 발생한다.
특허는 권리부여의 대가로 기술내용을 공개하여 산업발전을 도모하는 것을 목적으로 하므로, 기술내용이 공개될 수밖에 없다. 이에 따라 공개된 기술을 모방하지만 특허 침해를 회피하는 제품 또는 개량한 경쟁 제품이 출시되기도 한다.
즉, 기업에서는 다른 방식의 기술 보호수단인 영업비밀에 의한 보호가 어떠한 이득을 갖는지 고려하여 전략적인 IP 계획을 세울 필요가 있다. 지식재산권에는 특허 외에 상표, 디자인, 저작권 등이 존재하나 이들이 보호하는 것은 기술적 사상 자체는 아니므로 논외로 하였다.
제품과 공정기술을 보유한 영국기업의 70%가 기술보호 수단으로 영업비밀을 활용하며, 대기업이 소기업보다 기술보호 수단으로 영업비밀을 선호한다(영업비밀의 경제 혁신적 영향, ’21 영국특허청) |
특허와 영업비밀의 차이점
| 특허 | 영업비밀 |
공개여부 | 출원일부터 1년 6개월 후 공개 | 미공개 |
성립요건 | 산업상 이용가능성 신규성 진보성 | 비공지성 경제적 유용성 비밀관리성 |
보호기간 | 설정등록일 ~ (출원일 ~ 20년) | 비밀로 관리되는 한 제한 없음 |
보호범위 | 청구범위에 기재된 발명 | 영업비밀로 관리되는 범위 |
영업비밀은 특허권과 달리 보호기간이 설정되어 있지 않으므로, 비밀로 유지되는 한 계속해서 영보호를 받을 수 있다. 한편, 영업비밀이 공개되면, 영업비밀이 아닌 것이 되어 이에 대한 독점권은 사라진다. 비록 특허와 같이 등록을 위한 절차에 소요되는 비용이 없는 장점이 있으나, 비밀로 유지하기 위해 소요되는 비용이 더 클 수도 있다.
바이오 기술의 보호 전략 - 특허권 vs 영업비밀
바이오 기술 분야의 특성이 고려되어야 한다.
1. 영업비밀로 20년 이상 유지할 수 있는가?
바이오 기술은 자본 집약적인 기술 분야이므로 개발 기간이 길고, 제품이 시장이 출시되는 데 10년 이상이 걸리므로 사용되는 기술 보호수단은 소요된 비용을 회수하고 합리적인 이익을 얻을 수 있는 기간을 포괄하여야 한다.
또한, 1차적인 연구는 대학이나 연구기관에서 이루어지며 이러한 기관은 정보 공개를 선호하므로 영업비밀로서 보호하는 것이 쉽지 않다.
2. 특허 획득 대상인가?
바이오는 생명체와 관련된 기술이므로, 생명윤리에 반하거나 공중 도덕에 반하는 경우 특허 보호의 대상이 될 수 없음을 고려하여야 한다.
기업의 경영적 고려가 필요하다.
1. 투자, 기술 이전을 목표로 하는가?
바이오 기술은 연구단계에서 상업화에 이르기까지 단독으로 진행하기 어려운 편이다. 기술 이전이나 비즈니스 파트너를 찾아야 하는 경우 회사가 보유한 기술의 가치는 보유 특허에 의해 좌우되는 경우가 많다.
2. 한정된 예산으로 모든 기술에 대한 특허 확보 유지가 가능한가?
비용의 측면에서 다수의 특허를 유지하는 것이 기업에게 부담이 될 수 있으나, 한편으로는 영업비밀로 유지하기 위한 비용(예를 들어, 보안시스템 확충, 영업비밀 관리자 설정)이 더 소요될 수 있다.
정답이 있는 것은 아니지만, 바이오 기술은 물질 또는 공정 기술로 나눌 수 있다. 물질은 특허로, 공정은 영업비밀로 보호하는 것을 기본으로 하되, 회사의 여러 사정을 고려하여 보호 수단을 조율하는 전략을 수립하는 것이 바람직하다.
물질(ex. 약학, 식품 조성물)은 판매되는 경우가 많고, 판매된 물질을 역 분석하여 기술 내용을 파악하기 쉬운 경우 비밀로 유지하기 어렵다. 또한, 물질은 기업 보유 기술을 대표하는 경우가 많으므로 투자, 기술 이전의 직접 대상이 되므로 특허로 보호하는 것이 제안된다. 또한, 공정에 비해 특허 침해의 입증이 용이하다.
반면, 공정(ex. 정제공정, 생산방법)은 회사 내부 인원이 아니면 정확한 기술내용을 알기 어려운 성질상 물질에 비해 비밀로 유지하는 것이 용이하다. 또한, 공정 특허 침해를 입증하기 위해서는 침해자가 실시하는 공정을 침해 주장자가 증거로 제출해야 하는데 이는 매우 어렵다.
예를 들면, 신약을 개발하는 회사는 특허로 제품의 화학 구조를 보호할 수 있지만 해당 제품을 상업적으로 제조하기 위해 개발된 복잡한 프로세스는 영업 비밀로 보호하는 것을 선택할 수 있다. 다만, 투자, 라이센싱의 필요성이 더 큰 경우 공정 기술도 특허로 편입시켜 기업 보유 기술에 대한 가치를 높게 평가 받는 방향을 선택할 수 있다.
참조문헌 : 특허청, 특허 영업비밀 전략 가이드라인(2022)
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| 필자 소개 박연수 파트너 변리사/변호사는 서울대 생물교육학과를 졸업하고 2009년 변리사 시험, 2012년 변호사 시험에 합격하였습니다. 생명공학, 약학 및 화학 분야 국내 및 해외 기업의 특허 업무 전반에 대하여 전문성을 가지고 업무를 수행해 왔으며, 국내 바이오 기업에서 IP 전략 수립, 국내외 IP 소송 업무를 담당한 바 있습니다. 현재, 특허법인 비엘티에서 화학 바이오 분야 특허, IP 전략 수립 업무를 담당하고 있습니다.
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바이오 기술 연구개발 성과물에 대한 보호 방안
특허 실무를 하다 보면 독점 배타적이고 강력한 특허권의 필요성에 의문이 생기는 경우가 종종 발생한다.
특허는 권리부여의 대가로 기술내용을 공개하여 산업발전을 도모하는 것을 목적으로 하므로, 기술내용이 공개될 수밖에 없다. 이에 따라 공개된 기술을 모방하지만 특허 침해를 회피하는 제품 또는 개량한 경쟁 제품이 출시되기도 한다.
즉, 기업에서는 다른 방식의 기술 보호수단인 영업비밀에 의한 보호가 어떠한 이득을 갖는지 고려하여 전략적인 IP 계획을 세울 필요가 있다. 지식재산권에는 특허 외에 상표, 디자인, 저작권 등이 존재하나 이들이 보호하는 것은 기술적 사상 자체는 아니므로 논외로 하였다.
제품과 공정기술을 보유한 영국기업의 70%가 기술보호 수단으로 영업비밀을 활용하며, 대기업이 소기업보다 기술보호 수단으로 영업비밀을 선호한다(영업비밀의 경제 혁신적 영향, ’21 영국특허청)
특허와 영업비밀의 차이점
특허
영업비밀
공개여부
출원일부터 1년 6개월 후 공개
미공개
성립요건
산업상 이용가능성
신규성
진보성
비공지성
경제적 유용성
비밀관리성
보호기간
설정등록일 ~ (출원일 ~ 20년)
비밀로 관리되는 한 제한 없음
보호범위
청구범위에 기재된 발명
영업비밀로 관리되는 범위
영업비밀은 특허권과 달리 보호기간이 설정되어 있지 않으므로, 비밀로 유지되는 한 계속해서 영보호를 받을 수 있다. 한편, 영업비밀이 공개되면, 영업비밀이 아닌 것이 되어 이에 대한 독점권은 사라진다. 비록 특허와 같이 등록을 위한 절차에 소요되는 비용이 없는 장점이 있으나, 비밀로 유지하기 위해 소요되는 비용이 더 클 수도 있다.
바이오 기술의 보호 전략 - 특허권 vs 영업비밀
바이오 기술 분야의 특성이 고려되어야 한다.
1. 영업비밀로 20년 이상 유지할 수 있는가?
바이오 기술은 자본 집약적인 기술 분야이므로 개발 기간이 길고, 제품이 시장이 출시되는 데 10년 이상이 걸리므로 사용되는 기술 보호수단은 소요된 비용을 회수하고 합리적인 이익을 얻을 수 있는 기간을 포괄하여야 한다.
또한, 1차적인 연구는 대학이나 연구기관에서 이루어지며 이러한 기관은 정보 공개를 선호하므로 영업비밀로서 보호하는 것이 쉽지 않다.
2. 특허 획득 대상인가?
바이오는 생명체와 관련된 기술이므로, 생명윤리에 반하거나 공중 도덕에 반하는 경우 특허 보호의 대상이 될 수 없음을 고려하여야 한다.
기업의 경영적 고려가 필요하다.
1. 투자, 기술 이전을 목표로 하는가?
바이오 기술은 연구단계에서 상업화에 이르기까지 단독으로 진행하기 어려운 편이다. 기술 이전이나 비즈니스 파트너를 찾아야 하는 경우 회사가 보유한 기술의 가치는 보유 특허에 의해 좌우되는 경우가 많다.
2. 한정된 예산으로 모든 기술에 대한 특허 확보 유지가 가능한가?
비용의 측면에서 다수의 특허를 유지하는 것이 기업에게 부담이 될 수 있으나, 한편으로는 영업비밀로 유지하기 위한 비용(예를 들어, 보안시스템 확충, 영업비밀 관리자 설정)이 더 소요될 수 있다.
정답이 있는 것은 아니지만, 바이오 기술은 물질 또는 공정 기술로 나눌 수 있다. 물질은 특허로, 공정은 영업비밀로 보호하는 것을 기본으로 하되, 회사의 여러 사정을 고려하여 보호 수단을 조율하는 전략을 수립하는 것이 바람직하다.
물질(ex. 약학, 식품 조성물)은 판매되는 경우가 많고, 판매된 물질을 역 분석하여 기술 내용을 파악하기 쉬운 경우 비밀로 유지하기 어렵다. 또한, 물질은 기업 보유 기술을 대표하는 경우가 많으므로 투자, 기술 이전의 직접 대상이 되므로 특허로 보호하는 것이 제안된다. 또한, 공정에 비해 특허 침해의 입증이 용이하다.
반면, 공정(ex. 정제공정, 생산방법)은 회사 내부 인원이 아니면 정확한 기술내용을 알기 어려운 성질상 물질에 비해 비밀로 유지하는 것이 용이하다. 또한, 공정 특허 침해를 입증하기 위해서는 침해자가 실시하는 공정을 침해 주장자가 증거로 제출해야 하는데 이는 매우 어렵다.
예를 들면, 신약을 개발하는 회사는 특허로 제품의 화학 구조를 보호할 수 있지만 해당 제품을 상업적으로 제조하기 위해 개발된 복잡한 프로세스는 영업 비밀로 보호하는 것을 선택할 수 있다. 다만, 투자, 라이센싱의 필요성이 더 큰 경우 공정 기술도 특허로 편입시켜 기업 보유 기술에 대한 가치를 높게 평가 받는 방향을 선택할 수 있다.
참조문헌 : 특허청, 특허 영업비밀 전략 가이드라인(2022)
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필자 소개
박연수 파트너 변리사/변호사는 서울대 생물교육학과를 졸업하고 2009년 변리사 시험, 2012년 변호사 시험에 합격하였습니다. 생명공학, 약학 및 화학 분야 국내 및 해외 기업의 특허 업무 전반에 대하여 전문성을 가지고 업무를 수행해 왔으며, 국내 바이오 기업에서 IP 전략 수립, 국내외 IP 소송 업무를 담당한 바 있습니다. 현재, 특허법인 비엘티에서 화학 바이오 분야 특허, IP 전략 수립 업무를 담당하고 있습니다.
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