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BLT칼럼이 사업 해도 돼? 특허침해 분석(FTO, Freedom-To-Operate)이란?

2021-06-09
조회수 965



특허출원을 진행해 본 경험이 있는 기업이라면 출원 전 특허 등록 가능성을 확인하기 위한 선행기술조사를 수행해 본 경험이 있을 것이다. 그러나, 이는 '특허등록이 가능할 것인가?'에 관한 조사이지, '우리 사업 아이템이 누군가의 특허를 침해하지않음'을 보장하는 것은 아니다.

누군가의 등록된 특허 청구항에 A, B, C의 구성요소가 존재하는 경우, '우리가 실시하고자 하는' 사업아이템(제품 또는 소프트웨어 등 뭐든)이 구성요소 A, B, C를 모두 포함하는 경우에는 침해에 해당한다. 반대로 우리 사업아이템이 구성요소 C를 제외한 A, B 만으로 구성된 경우는 침해가 아닌것으로 본다. 약간의 예외가 있지만, 이러한 원칙을 특허 침해 판단에 적용되는 구성요소 완비의 원칙이라 합니다.


예를 들어, MSD의 면역항암제 키트루다는 항체의 특정 서열에 특허성을 인정받아 특허등록되었지만, 해당 특허를 실시하는 것은 오노제약의 특허권을 침해하는 것이므로 라이선스 비용을 지급하고 있다. MSD의 키트루다 특허는 암의 치료에 CDR 서열 6곳이 특정된(구성 A) 항 PD-1 단일 클론 항체(구성 B)를 청구하는 특허(US8,952,136)에 의해 보호되고 있다. 그러나, 오노제약은 암의 치료에 (구성 B) 항 PD-1 단일 클론 항체를 사용하는 방법에 관한 원천 특허(US8728474)를 보유하여, 오노제약의 허락 없이 키트루다를 사용하는 것은 특허 침해를 구성하게 된다. 


따라서, 우리 사업아이템이 특허를 받았다고 하더라도, 제품 판매 또는 서비스 제공 전에 특허 침해 여부에 대한 확인이 필요하며, 이러한 조사를 특허 침해 분석, 즉 FTO (Freedom to Operate) 분석이라고한다.


FTO 분석은 분쟁 상황에서만 필요한 것일까?

기업은 FTO 분석을 통해 자사의 실시 기술이 유효한 타인의 특허권 범위를 침해하는지 미리 파악하여, 특허 침해 위험을 낮추고 분쟁을 예방할 수 있다. 특허 침해에 해당한다고 판단되는 경우, R&D 초기 단계에서는 회피 설계를 고려할 수 있으며, 특허권자와 라이선스 계약 체결, 특허 무효화 절차를 고려할 수 있게 된다.

뿐만 아니라, 우리회사가 외부로부터 투자를 받거나 기술 라이선스 아웃(우리 회사의 기술을 다른 회사에 이전하는)을 추진할 때, 또는 기술특례상장을 위한 기술성 평가를 받을 때 등 다양한 시기에 FTO 분석 결과가 요구되고 있다. 과거에는 특허침해분석이 특허분쟁 상황에서 이루어졌던 것과 달리, FTO를 필수적으로 요구하는 해외 기업들과 라이선스 계약 체결 등의 경험 사례가 축적되어, 최근에는 연구, 투자 단계에서도 특허 분석이 요구되고 있다. 특히 최근 국내에서도 스타트업의 투자과정(주로 시리즈B 이상)에서 투자회사들이 기업에 FTO를 요청하는 경우도 증가하고 있다고 한다.  


FTO의 시기 및 필요성

서비스(플랫폼, SW 포함)나 제품 내용의 수정이 가능한 초기 연구 개발 단계에서 FTO 분석은 현명한 투자라고 할 수 있다. FTO를 통해 초기에 핵심 특허를 식별하고 침해 위험이 가장 높은 특허를 검토하여, 특허 침해에 해당하지 않는 기술 구성을 중심으로 R&D를 진행하여, 침해 위험을 줄이고 제품의 특허 가능성을 높이는 설계를 할 수 있다.

초기에 FTO를 수행하지 못한 경우라면, 적어도 국내∙외 시장에 제품 출시 전이라도 FTO를 수행하는 것이 바람직하다. 미국에서는 특허 '고의 침해'에 대하여 증액 손해배상제도가 적용되며, 이때 특허 전문가의 FTO 분석을 통해 특허 침해가 아니라는 의견을 보유한 경우 고의성이 없었음을 입증할 수 있는 좋은 수단이 된다. 또한, 특허 침해 가처분 신청에도 대응할 수 있는 아주 효과적인 수단이 될 수 있다.


[한국 형사 판례] 대법원 2010. 1. 14. 선고 2008도 639 판결

이 사건 특허발명과 장치는 그 구성에서 일부 차이가 있고, 균등관계에 있는지 여부의 판단은 통상의 기술자에게도 쉽지 않으며, 일반인의 경우는 매우 어려운 점, 피고인이 변리사에게 문의하여 특허발명을 침해하지 않는다는 의견을 들은 점, 공소외인의 등록실용신안의 상세한 설명에 이 사건 특허발명이 종래기술로 기재되어 있음에도 심사관이 기술평가절차에서 등록 유지 결정을 한 점, 이 사건 장치가 특허발명의 일부 청구항의 권리범위에 속한다는 특허심판원의 심결이 2006. 2. 28. 무렵에야 이루어진 점 등에 비추어 보면, 특허심판원의 심결 이전인 이 사건 범죄일시에 피고인들에게 이 사건 장치가 특허발명을 침해한다는 인식과 용인이 있었다고 보기는 어렵다.

[미국 판례] Greatbatch Ltd. Vs. AVX (2016)

피고(AVX)는 소송이 시작되기 오래전 원고(Greatbatch)의 특허가 무효라는 서면 의견서를 획득하였고, 비록 해당 특허가 유효한 것으로 판단됐지만 무효의견서의 내용에 신뢰성이 있고, 피고는 원고의 또 다른 특허에 대해 비침해 확인서를 획득하는 등 원고의 특허를 침해하지 않으려는 노력을 한 점에서 고의로 침해하지 않은 것으로 판결


위에서 언급한 한국 판례는 특허 침해의 고의 여부가 형사사건에서 문제된 것이었으나, 2019. 7. 9. 부터 한국에서 시행되고 있는 특허 고의 침해에 대한 3배 손해배상에서도 동일하게 고려될 수 있을 것으로 생각된다. 미중 무역분쟁의 핵심은 지식재산권이었다. 사업에 있어서 지식재산권의 중요성은 앞으로 더 높아질 것이기 때문에, 사업을 시작하기 전에 '내가 이 사업을 실시해도 되는지'를 명확히 하는 FTO 분석(Freedom-To-Operate)을 고려하도록 하자. 


필자 소개

박연수 파트너 변리사/변호사는 서울대 생물교육학과를 졸업하고 2009년 46기 변리사 시험, 2012년 1회 변호사 시험에 합격하였습니다. 생명공학, 약학 및 화학 분야 국내 및 해외 기업의 특허 업무 전반에 대하여 전문성을 가지고 업무를 수행해 왔으며, 국내 바이오 기업에서 IP 전략 수립, 국내외 IP 소송 업무를 담당하였습니다. 현재, 화학 바이오 분야 특허출원 업무 및 지식재산권 전반에 걸쳐 다루어지는 분쟁, 소송에 대한 대응, 자문 업무를 담당하고 있습니다.


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