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BLT칼럼해외상표를 쉽게 갖는방법? 마드리드 국제출원제도의 활용

2021-05-14
조회수 1063



글로벌 진출을 위해서는 반드시 필요한것이 해외상표입니다. 하지만, 해외상표에는 비용이 많이 듭니다. 각 국가별로 상표출원을 진행하는 경우에는 현지의 변리사 비용이 각각 소요되기 때문에, 여러개의 국가에 상표출원을 진행하게되면 그 비용이 상당히 증가하게 됩니다. 이번 포스팅에서는 해외상표 확보과정에서 비용을 줄이는 방법중에 마드리드 국제출원제도에 대해서 설명드리고자 합니다.




국제상표출원은 WIPO 의 MADRID TRADEMARK AGREEMENT 에 의해서 진행됩니다.




1. 국제상표를 출원하면서 국가 선정을 미리 해야 하나요?

국제 출원을 먼저 해두고, 추후 국가를 지정해도 되는지 여쭈어 보시는 분들이 간혹 있습니다. 특허의 PCT제도의 경우 국제출원 후 30개월 이내에 국내 단계에 진입을 할 수 있어 국가 선정을 추후 할 수 있는 반면, 상표의 마드리드 제도는 마드리드 국제 출원 시 국가 지정을 해야만 합니다. 따라서 국가가 정해지지 않은 상태에서는 해외 개별국 출원은 물론 마드리드 출원도 할 수 없는 것이 원칙입니다.다만 마드리드 출원 후 사후지정이라는 제도가 있습니다. 따라서, 처음에 상표출원을 진행하지 못했던 국가도 사후에 추가로 지정할 수 있습니다. 

마드리드 국제출원을 먼저 진행하고 수 개월, 수 년이 경과한 시점에서 사업 확장으로 새로운 국가에 출원할 필요가 생겼을 경우, 사후지정 제도를 이용하여 국제 출원을 하면 처음 출원했던 국제번호에 국가 지정을 추가하여 일괄적으로 관리가 가능합니다.


2. 비용 절감의 효과 정도는?

출원 단계에서 현지대리인 선임비용이 발생하지 않아 개별국 출원과 비교 시 비용 절감 효과가 상당히 큽니다. 절차 간소화 및 추후 관리 편리성 외에도 비용 절감 때문에 마드리드 제도를 활용하고 있는 추세입니다. 특히, 현지 비용이 높은 편인 미국, 유럽, 중동 국가의 경우 2-3배 이상 비용 차이가 나기 때문에, 차라리 마드리드 제도를 이용하는 것이 비용적인 측면에서 좋습니다. 국가마다 현지 대리인 비용이 크게 차이나기 때문에, 획일적으로 말하기는 어렵지만, 통상적으로 4개 이상의 국가에서 상표출원을 할 경우에는 20% 이상의 비용절감 효과가 있습니다. 현지대리인 선임비용이 발생하지 않는다는 비용적 장점으로 인하여, 더 많은 국가의 상표출원을 마드리드 제도로 진행할 경우에 비용적 효과는 크게 증가하게 됩니다. 


다만, 출원 후 심사단계에서 거절이유가 발생할 경우 각국의 대리인을 선임하여야 하므로 거절이유 대응에 대한 현지 대리인 비용이 발생할 수 있습니다. 그러나 해당 국가의 심사 단계에서 거절이유 없이 등록결정될 경우, 2nd part fee를 납부해야 하는 일부 국가(일본/브라질/쿠바)를 제외하고는 추가 등록료를 납부할 필요가 없기 때문에 출원 시 지출한 비용만으로 등록이 가능합니다.


3. 마드리드 출원을 하려면 요건은?

국내 기초출원(상표출원) 또는 기초등록(상표권)이 있어야 합니다. 

단, 마드리드 제도의 위험 요소인 "집중공격"(Cetral Attack)은 기초 출원이나 기초 등록이 거절이나 무효 등이 된 경우, 이를 기초로 한 해외 출원/등록이 모두 소멸하는 것으로, 등록 후 무효가 되는 경우는 드무나 출원 상표가 거절되는 경우는 빈번히 있기 때문에, 기초출원을 기초로 마드리드 출원을 진행하는 것보다는 출원이 등록결정 된 후에 마드리드 출원을 진행하는 것을 권유드립니다. 해외 출원을 사정상 빨리 진행해야 할 경우는 국내 출원에 대해 우선 심사를 신청하고 (심사기간이 2개월 정도로 단축됨) 해외 출원 시 우선권 주장출원(국내 출원일 후 6개월 이해 해외 출원 시 국내 출원일로 출원일이 소급 적용됨)을 하는 방안을 추천드립니다.



마드리드 국제상표출원은 에 대해 간단히 살펴보았습니다. 앞서 살핀바와 같이, 마드리드 국제상표출원은 해외진출을 생각하는 기업에게 매우 매력적인 제도입니다. 상표는 기업의 신뢰도와 연결되어 있습니다. 해외 각국에 수출되는 소중한 우리 회사의 브랜드를 지키는길. 마드리드 국제상표출원 제도를 이용해보시면 어떨까요? 




필자소개

노지혜 BLT 파트너 변리사는 국내외 대기업 상표 및 디자인의 국내 및 해외 출원 업무에 대한 경험을 가지고 있으며, 상표 및 디자인 분쟁 관련 컨설팅 업무를 진행하고 있다. 특허청 산업재산권 분쟁조정위원으로 활동하고 있으며, 현재는 중소기업의 상표, 디자인 출원 업무 및 관련 컨설팅 업무를 주로 진행하고 있다.


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